DECLARACIÓN JURADA DE USO DE LA MARCA REGISTRADA
DECLARACIÓN JURADA DE MEDIO TERMINO SOBRE EL USO DE LA MARCA REGISTRADA.
Como consecuencia de la sanción de la Ley 27.444 de “Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación” (publicada en el Boletín Oficial el 18.06.2018), se han producido recientemente importantes modificaciones en la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones, y en la reglamentación de la misma, que los titulares de marcas registradas deben tener especialmente en cuenta a fin de mantener la vigencia de los mismos y de evitar gastos y complicaciones innecesarias.
Una de las principales de esas cuestiones que se plantean con dichas modificaciones, es la nueva obligación que tiene el titular de un registro marcario, -y que antes no existía-, de presentar una declaración jurada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), respecto del uso que hubiese hecho de la marca en los primeros cinco años de vigencia del registro.
El incumplimiento de dicha obligación impedirá la renovación del registro, y hasta puede significar la caducidad del mismo. Asimismo, su cumplimiento tardío hará aplicable de una tasa extraordinaria por cada año de demora, en el acto de solicitarse la renovación.
Las normas que han establecido la referida obligación son las siguientes:
1) Ley 27.444, art. 79, que sustituyó el art. 26 de la Ley 22.363 de Marcas por el siguiente: “Artículo 26: El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de oficio o a pedido de parte, conforme a la reglamentación que se dicte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo de treinta (30) días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, el que deberá ser presentado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros.
Asimismo, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca, y antes del vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese momento”.
2) Decreto 242/2019 cuyo Anexo (Reglamentario de la Ley 22.363 y sus modificaciones) establece: “ARTÍCULO 26.- El procedimiento en sede administrativa, para la resolución de la caducidad de registro por falta de uso, será determinado por la Autoridad de Aplicación. Hasta tanto ello ocurra, se aplicará supletoriamente la Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo.
La declaración jurada de uso deberá ser acompañada en todos aquellos registros marcarios que a la fecha de la entrada en vigencia de la modificación del presente artículo hayan cumplido los CINCO (5) años de vigencia. La falta de presentación de la declaración jurada hará presumir la falta de uso de la marca, salvo prueba en contrario.
Si la declaración jurada no hubiera sido presentada dentro del plazo previsto por la Ley que se reglamenta, no se dará curso a la solicitud de renovación del registro que se hubiere presentado en tiempo y forma, hasta tanto tal obligación sea cumplida y se haya pagado l tasa que se establezca”.
3) Resolución del INPI Nº 123/2019 (Publicada en el Boletín Oficial el 26.05.2019), Anexo: “TÍTULO II. DECLARACIÓN JURADA DE USO.
ARTÍCULO 2°. Declaración Jurada de Medio Término. Quedan alcanzados con el cumplimiento de la Declaración Jurada de Uso dispuesta por el Artículo 26° de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario Nro. 242/2019 los titulares de aquellas marcas que hubiesen sido concedidas a partir del día 12 de enero del año 2013.
ARTÍCULO 3°. – Cumplimiento extemporáneo. A partir del día 12 de enero de 2020, todos aquellos registros marcarios que estén en condiciones de que sus titulares presenten la Declaración Jurada de Uso dispuesta por el Artículo 26 de la ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario Nro. 242/2019 y que no cumplan con la mencionada obligación quedarán sujetos al pago de una tasa extraordinaria por cada año de incumplimiento en la presentación de la declaración, conforme lo establecido por el Anexo II de la Resolución Nro. P-250 de fecha 27 de septiembre de 2018 del INPI.
TÍTULO III- RENOVACIÓN DE LAS MARCAS.
ARTÍCULO 4°. – Plazo. La solicitud de renovación podrá ser presentada dentro de los SEIS (6) meses anteriores o posteriores al vencimiento del registro, abonando la tasa que resulte pertinente.
Condición para la renovación. Uso de la Marca. Para la renovación de aquellas marcas que hubiesen sido concedidas a partir del día 12 de enero del año 2013 deberán, al momento de ingresar la solicitud de renovación del registro, haber presentado la Declaración Jurada de uso de medio término prevista en el Artículo 26 de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario Nro. 242/2019, de lo contrario no se le dará curso al trámite; sin perjuicio de la facultad de declarar la caducidad del trámite administrativo de la renovación del registro de marca, previa intimación al solicitante.
Los Aranceles que ha fijado el INPI y que, actualmente, se encuentran vigentes son los siguientes:
Código 1.8.1.: Declaración de uso art. 26, LEY 22.362 $ 2.250
Código 1.8.2.: Declaración de uso vencida
(Tasa anual en adición a la declaración de uso
en término) $ 1.500